Лицензионный договор — это соглашение, по которому правообладатель разрешает другому лицу использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в установленных договором пределах. Право при этом не переходит: правообладатель остаётся правообладателем, лицензиат получает разрешение на конкретные способы использования, на конкретной территории и на конкретный срок.
Именно в этих «пределах» и кроется большинство споров. Договор, в котором написано «лицензиар предоставляет право использовать товарный знак», без перечня способов использования, территории и срока, работает не так, как думали стороны: незакреплённые способы использования считаются непредоставленными, и лицензиат оказывается нарушителем по тем действиям, которые считал разрешёнными.
Ниже — что бывает в лицензионном договоре, какие условия закон требует согласовать под угрозой незаключённости, когда предоставление права нужно регистрировать в Роспатенте и что происходит, если этого не сделать.
Что вы получаете:
- лицензионный договор под конкретный объект — товарный знак, патент, программу, ноу-хау, произведение — а не универсальный шаблон;
- корректно описанный предмет: объект, реквизиты охранного документа, исчерпывающий перечень способов использования;
- продуманную экономику: вид лицензии, территория, срок, роялти или паушальный платёж, порядок отчётности;
- механизмы контроля качества и защиты от недобросовестного лицензиата;
- регистрацию предоставления права в Роспатенте, если она требуется;
- разбор налоговых последствий и требований к первичным документам.
Кому это нужно
- правообладателям бренда, которые дают партнёрам, дистрибьюторам или производителям право использовать товарный знак;
- IT-компаниям и разработчикам, продающим программы, библиотеки, SaaS и датасеты по лицензии;
- держателям патентов, которые монетизируют технологию, не продавая её;
- франчайзерам и франчайзи — договор концессии по сути является лицензионным комплексом со своими особенностями;
- авторам и издателям, продюсерам, студиям — там, где передаются права на произведения, музыку, видео, фотографии;
- группам компаний, где интеллектуальная собственность держится на одной компании и лицензируется остальным: здесь особенно важны рыночный уровень роялти и документальное подтверждение использования.
Нормативная рамка
Общие правила о распоряжении исключительным правом установлены главой 69 части четвёртой ГК РФ:
- статья 1233 — способы распоряжения: отчуждение права и предоставление права по лицензии; договор, в котором прямо не сказано об отчуждении, считается лицензионным;
- статья 1235 — лицензионный договор: форма, существенные условия, срок, территория, возмездность;
- статья 1236 — виды лицензии: простая (неисключительная) и исключительная;
- статья 1237 — исполнение договора, отчётность лицензиата, последствия нарушения;
- статья 1238 — сублицензионный договор;
- статья 1232 — государственная регистрация предоставления права по объектам, которые сами подлежат регистрации;
- статья 1286 — лицензионный договор о предоставлении права использования произведения, включая упрощённый порядок для программ.
Специальные нормы: статья 1489 — лицензионный договор о предоставлении права на товарный знак; статья 1367 — лицензия на изобретение, полезную модель, промышленный образец; статья 1469 — лицензия на секрет производства; статьи 1027–1040 — коммерческая концессия.
Виды лицензий: что выбрать
Простая (неисключительная) лицензия — лицензиар сохраняет право выдавать лицензии другим лицам и использовать объект сам. Это вариант по умолчанию: если в договоре вид лицензии не указан, она считается простой. Подходит для массового лицензирования — ПО, контент, дистрибуция.
Исключительная лицензия — лицензиар не вправе выдавать лицензии другим лицам в тех же пределах. По общему правилу он и сам не может использовать объект в этих пределах, если договор не предусматривает иное — это положение нужно закрывать прямой оговоркой, иначе правообладатель случайно лишает себя собственного рынка. Исключительная лицензия даёт лицензиату право самостоятельно защищаться от нарушителей.
Пределы у обеих лицензий задаются тремя координатами:
- способы использования. Перечень должен быть исчерпывающим. Право использовать товарный знак «на упаковке» не даёт права использовать его в рекламе и в доменном имени; право «воспроизводить» программу не даёт права её модифицировать и распространять;
- территория. Если не указана, лицензиат вправе использовать объект на всей территории Российской Федерации — но не за её пределами;
- срок. Не может превышать срок действия исключительного права. Если срок не указан, договор считается заключённым на пять лет. При прекращении исключительного права прекращается и лицензионный договор.
Отдельно оговариваются право на сублицензию (без прямого письменного согласия лицензиара его нет) и возможность заключения безвозмездной лицензии: между коммерческими организациями безвозмездное предоставление исключительной лицензии на весь срок и всю территорию мира законом ограничено.
Существенные условия: без чего договор незаключён
Договор считается незаключённым, если стороны не согласовали:
- Предмет — какой именно объект и по какому охранному документу. Для товарного знака указывается номер свидетельства, для патента — номер патента, для программы — номер свидетельства о регистрации либо точная идентификация версии и состава. Формулировка «право на бренд Компании» предметом не является.
- Способы использования объекта. Перечень из закона (для произведений — статья 1270, для товарных знаков — статья 1484, для патентов — статья 1358) адаптируется под сделку.
- Размер вознаграждения или порядок его определения — для возмездного договора. Условие «вознаграждение определяется дополнительным соглашением» не спасает: без цены или механизма её расчёта возмездный договор незаключён. Безвозмездность должна быть прямо указана — молчание о цене не означает бесплатно.
Форма — письменная, несоблюдение влечёт недействительность (за отдельными исключениями, прямо предусмотренными кодексом, — например, упрощённая лицензия на программу в виде оболочечного договора и открытая лицензия).
Практически всегда стоит согласовать и то, что закон существенным не считает, но что определяет работоспособность договора: порядок и периодичность отчётов лицензиата, требования к качеству товаров, право лицензиара на проверку, порядок использования обозначения (гайдлайны), ответственность за нарушение пределов лицензии, судьбу произведённой продукции после прекращения договора.
Регистрация в Роспатенте: когда обязательна
Ключевое правило статьи 1232 ГК РФ: если сам объект подлежит государственной регистрации, то и предоставление права по лицензии подлежит государственной регистрации. Это относится к:
- товарным знакам и знакам обслуживания;
- изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам;
- зарегистрированным программам для ЭВМ и базам данных — с важной оговоркой: регистрируется отчуждение права, а предоставление права по лицензии на программу регистрации не требует;
- селекционным достижениям.
Не регистрируются лицензии на произведения (авторское право возникает без регистрации) и на секреты производства (ноу-хау).
С 2014 года регистрируется не сам договор, а предоставление права использования. Практический вывод: в Роспатент не обязательно нести договор целиком — можно подать совместное заявление сторон либо уведомление о состоявшемся распоряжении, где раскрываются только сведения, подлежащие внесению в реестр: стороны, объект, вид лицензии, способы использования, территория, срок. Коммерческие условия остаются конфиденциальными.
Что будет, если не зарегистрировать. Предоставление права считается несостоявшимся. Договор при этом не становится автоматически недействительным между сторонами, но для третьих лиц права у лицензиата нет: он не сможет ссылаться на лицензию в споре с нарушителем, а сам рискует получить претензию о незаконном использовании. Для налоговой это ещё и повод оспорить расходы на роялти.
Регистрация облагается пошлиной: по товарным знакам — 15 000 ₽ плюс 13 000 ₽ за каждый знак свыше одного.
Что входит в работу
- Аудит прав. Проверяем, что лицензиар действительно правообладатель: действует ли охранный документ, нет ли залога, зарегистрированных ранее исключительных лицензий, не истекает ли срок.
- Выбор конструкции. Лицензия, отчуждение права или договор коммерческой концессии — от этого зависят регистрация, налоги и объём контроля.
- Разработка договора: предмет, исчерпывающий перечень способов использования, вид лицензии, территория, срок, роялти или паушальный платёж, отчётность, контроль качества, ответственность, порядок расторжения.
- Отраслевая специфика. Для ПО — лицензионный договор на программное обеспечение с составом передаваемого, техподдержкой и обновлениями; для бренда — лицензия на использование товарного знака с гайдлайнами; для технологий — лицензия на ноу-хау с режимом конфиденциальности.
- Регистрация предоставления права в Роспатенте: подготовка заявления или уведомления, расчёт и уплата пошлины, ведение переписки, устранение замечаний.
- Сопровождение исполнения: проверка отчётов лицензиата, работа с нарушениями пределов лицензии, изменение и досрочное расторжение, регистрация изменений и прекращения.
Сроки и стоимость
Разработка договора занимает от нескольких дней для типовой лицензии до нескольких недель для сложной сделки с несколькими объектами, территориями и схемой расчётов.
Государственная регистрация предоставления права в Роспатенте по нормативу занимает несколько недель с момента подачи полного комплекта; при наличии замечаний срок увеличивается на время переписки. Пошлина зависит от числа объектов в лицензии и уплачивается до подачи.
Срок самой лицензии ограничен сроком исключительного права: для товарного знака — оставшийся срок действия свидетельства (десять лет от даты подачи заявки с возможностью продления), для патента на изобретение — до двадцати лет от даты подачи заявки, для полезной модели — до десяти, для промышленного образца — пять лет с продлением.
Стоимость работы — по договорённости: зависит от объекта, числа сторон и территорий, необходимости регистрации и от того, нужен ли аудит прав. Цены не являются публичной офертой.
Вопросы и ответы
Чем лицензия отличается от отчуждения права?
По лицензии право остаётся у правообладателя, передаётся только разрешение использовать объект в оговорённых пределах. При отчуждении исключительное право переходит к приобретателю целиком и навсегда. Договор, в котором прямо не написано об отчуждении в полном объёме, считается лицензионным.
Обязательно ли платить роялти, если стороны — «свои» компании?
Договор может быть безвозмездным, если это прямо в нём указано и не подпадает под законодательные ограничения. Но внутри группы компаний безвозмездность и нерыночные ставки роялти — предмет пристального внимания налоговых органов, поэтому конструкцию стоит выбирать вместе с налоговым специалистом.
Можно ли расторгнуть лицензию досрочно?
Да — по соглашению сторон, по основаниям, прописанным в договоре, и по основаниям из закона. Отдельно кодекс даёт лицензиару право на односторонний отказ и возмещение убытков при существенном нарушении обязанности выплачивать вознаграждение: договор прекращается по истечении тридцати дней с момента получения лицензиатом уведомления об отказе, если за этот срок он не погасит долг (п. 4 ст. 1237 ГК). Прекращение предоставления права по зарегистрированной лицензии также регистрируется.
Что делать, если лицензиат вышел за пределы лицензии?
Использование за пределами предоставленных способов, территории или срока — это нарушение исключительного права, а не просто нарушение договора. Правообладатель вправе требовать пресечения и компенсации по общим правилам защиты исключительных прав, помимо договорных санкций.
Нужно ли регистрировать лицензию на программу для ЭВМ?
Нет. Даже если программа зарегистрирована в Роспатенте, предоставление права использования по лицензионному договору регистрации не требует. Регистрируется только переход исключительного права по договору об отчуждении.
Получить консультацию
Опишите, какой объект и кому вы лицензируете, на какой территории и на какой срок, и как планируете считать вознаграждение. Определим нужную конструкцию, скажем, требуется ли регистрация в Роспатенте, и назовём сроки и стоимость работы.
Почта: law@vfs.consulting. Телефон: +7 916 419-16-66.